商标侵权案件中历史因素的考量

1、鳄鱼案

上诉人（法国）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（简称拉科斯特公司）因与被上诉人（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（简称鳄鱼国际公司）以及被上诉人上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司（简称上海东方鳄鱼公司）侵犯商标专用权纠纷一案二审[20]，最高人民法院认为：认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外，还可以根据案件的具体情况，综合考虑其他相关因素，在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。诉争商标虽然在构成要素上具有近似性，但综合考量其他相关因素，仍不能认定其足以造成市场混淆的，不认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。

就本案而言，在拉科斯特公司主张权利的注册商标中，其鳄鱼头朝右，嘴巴大张，躯干及尾部上布满块状鳞片或装饰有横向条纹（图7，笔者注），其中第213407号注册商标鳄鱼图形下还显著标有LACOSTE文字（图8，笔者注）；鳄鱼国际公司使用的被诉标识一、二中的鳄鱼头朝左，被诉标识一中的鳄鱼图形躯干上的鳞片呈立体状，被诉标识二中的鳄鱼图形整体颜色为黄绿色或黄色，嘴巴张开露出红色，躯干上有斜向排列的条纹（图9，笔者注）。被诉标识一、二与拉科斯特公司的系列注册商标相比，其均为鳄鱼图形，具有一定的近似性，但被诉标识一、二中的鳄鱼头部朝向、体型、鳞片、颜色均与拉科斯特公司主张权利的鳄鱼图形不同。

（图7）                  （图8）

（图9）          （图10，被上诉人同时使用的另外标识）

特别是，双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状况，在本案中认定诉争商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，既不能割裂各自形成和发展的历史，又不能无视相互之间的共存过程和使用状态，否则，就难以作出公平合理的裁判。因此，就本案诉争商标具体情况而言，在认定其是否近似时，仅仅比对标识本身的近似性是不够的，还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素，结合相关市场实际，进行公平合理的判断。

2、张小泉案

原告杭州张小泉集团有限公司与被告上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案[21]，上海市第二中级人民法院认为：原告的注册商标、驰名商标与两被告的企业名称虽然客观上存在冲突，但是，本案权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因，故不能简单套用现有的法律制度来处理本案。“张小泉”品牌的形成已有数百年历史，其品牌知名度和声誉的产生有着长期的历史原因。原告与被告均对“张小泉”品牌声誉的形成作出过一定的贡献。因此，应当在考虑特定的历史背景的前提下，根据公平、诚实信用以及保护在先取得的合法权利的原则来处理本案。

原告于1964年注册“张小泉牌”商标，被告“刀剪总店”的企业名称于1956年登记，原告的注册商标与被告“刀剪总店”的企业名称的使用时间均达数十年之久。由于原告注册商标的取得晚于被告“刀剪总店”企业名称的使用，因此，根据保护在先权利的原则，被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样，根据诚实信用和保护在先权利的原则，原告不能以在后取得的驰名商标对抗“刀剪总店”使用在先的企业名称，故被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告驰名商标的侵害。

被告“刀剪总店”在产品及包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为伴随着其企业名称的使用一同发生，有一个历史演变过程。“刀剪总店”并非在原告的商标驰名后,为争夺市场才故意在产品及包装上突出使用“张小泉”，并且行政法规、规章允许企业使用简化名称和字号。特别是被告“刀剪总店”被评为中华老字号的事实，证明了“刀剪总店”使用“张小泉”字号已被广大消费者认同，且使用已长达数十年之久，在相关消费群体中形成了一定的知名度。因此,“刀剪总店”突出使用“张小泉”不具有主观恶意。考虑到原告的注册商标与“刀剪总店”的企业名称产生时的特定历史背景，从公平和诚信原则出发，不认定被告“刀剪总店”突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为构成对原告的注册商标的侵犯和不正当竞争。但是，为了规范市场，营造良好的公平竞争秩序，避免造成相关消费群体对原、被告产品产生混淆，被告“刀剪总店”今后应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，以便使普通消费者能够正确区分“张小泉”注册商标和企业名称。

判断被告“刀剪公司”的企业名称是否构成对原告注册商标和驰名商标的侵害，应当考虑被告“刀剪总店”成立和发展的历史过程，应当考虑被告“刀剪公司”产生的历史背景。根据被告“刀剪总店”的历史沿革及保护在先权利的原则，应当认定被告“刀剪公司”的企业名称不构成对原告的注册商标和驰名商标的侵犯。但是，为避免相关消费者对原、被告产品发生混淆，被告“刀剪总店”、“刀剪公司”今后在企业发展过程中，应当充分尊重原告的注册商标和驰名商标，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号，被告“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。

3、狗不理案

上诉人狗不理集团有限公司与被上诉人济南市大观园商场天丰园饭店侵害商标权纠纷一案[22]，山东省高级人民法院认为：上诉人狗不理集团公司所有的“狗不理”注册服务商标与被上诉人天丰园饭店的“狗不理猪肉灌汤包”商品名称，客观上存在权利冲突，一种权利是注册商标专用权，另一种权益是商品名称权。但权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因。

根据一、二审查明的事实，天丰园饭店在济南这一特定地域内经营“狗不理”猪肉灌汤包的历史由来已久，自20世纪40年代即已在济南扎根，1956年公私合营后，天丰园饭店的营业面积扩大，在其原址上不断发展，成为今天的天丰园饭店。虽然天丰园饭店的经营效益不稳定，但一直经营“狗不理”猪肉灌汤包这一食品。而狗不理集团公司取得“狗不理”注册服务商标的时间是1994年10月。综上可见，天丰园饭店对于“狗不理”风味猪肉灌汤包的经营，具有一个历史承袭演变的过程，并非是在狗不理集团公司所有的“狗不理”商标经过注册并驰名后，为争夺市场才故意使用“狗不理”三字，并没有违背市场公认的商业道德，不存在搭他人便车、利用狗不理集团公司的“狗不理’’注册服务商标声誉的主观恶意。因此，天丰园饭店对于“狗不理”猪肉灌汤包这一商品名称的使用是善意的，而且属于在先使用。只要天丰园饭店规范使用这一商品名称，即不存在侵犯狗不理集团公司所有的“狗不理”注册服务商标专用权的问题。

以上三个案例，如果单纯的比对被控侵权标识与引证商标要素本身，无疑会得出标识近似、侵犯商标权的结论。而对历史因素的考量，实际上就相当于允许高度近似商标的共存。这并非因为共存不会造成消费者混淆误认，而是基于因历史因素形成的双方商业利益的慎重权衡。绝对的保护其中任何一方，必然会彻底否定另一方的商业利益。