《法务通讯》虽然也对诚实信用原则进行过分析,但由于此类案件相对较少,因此,并未对败诉情况进行过统计。
诚实信用原则虽然在2013年才引入到商标法中,但从笔者检索的案例来看,北京市高级人民法院在2007年就在有关案例中事实上适用了诚实信用原则。2013年商标法虽然引入了诚实信用原则,但只是原则性条款,在商标异议程序、无效宣告程序中,仍然不能作为审理及裁决的依据。从笔者检索到的2013年之后的案例来看,有的判决明确商标法第七条不能作为裁决的依据,有的判决则将商标法第七条作为辅助性理由,有的判决突破商标法的规定,直接适用了诚实信用原则。
现行《商标法》第三十条规定:“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”
该规定中“凡不符合本法有关规定”是否包括《商标法》第七条,并不明确,至少是存在争议的。这种不明确性也为商标审查时直接适用诚实信用原则驳回商标注册申请提供了法律依据。
案例2.1:“湘江情”商标驳回复审案
第28040457号“湘江情”商标被商标局以违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(八)项为由驳回注册申请。商标申请人提出驳回复审申请,商标评审委员会维持了商标局的决定。关于原则性条文的适用,北京知识产权法院一审判决认为:“本案中,诉争商标为‘湘江情’,经查,原告在多个类别上申请注册了大量诸如‘黄山情’、‘楚江情’、‘浦江情’等类似组合形式的商标。商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提,原告虽然主张其申请注册诉争商标具有真实使用意图,但其并未就此举证予以证明,故本院认定原告申请注册诉争商标不具有真实使用意图。在原告申请注册诉争商标不具有真实使用意图的情况下,原告大量申请注册商标且缺乏正当理由,其申请注册诉争商标显然违背了商标的内在价值,有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营。原告的该商标注册行为明显的超出了实际使用的需求,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则。”
《商标法》第三十三条是商标异议案件可以适用的条款。该条款既可以视为程序性条款,也可以视为指示性条款。按照该条款的规定,商标法第七条并不属于可以提起商标异议的法定事由。
案例2.2:“小松YG”商标异议复审案
第8666866号“小松YG”商标异议复审案的争议焦点在于判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标,以及诉争商标的注册是否违反了《商标法》第三十条的规定。
北京知识产权法院一审判决在认定诉争商标违反《商标法》第三十条的基础上,将诚实信用原则作为辅助性理由进行了论述,认为:“2014年《商标法》第七条第一款规定: ‘申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。’根据该项法律规定,申请注册商标应当基于善意,不应具有抢注和攀附他人商标的企图,应尽量减小与在先商标混淆的可能性。本案中,在案证据显示,原告源根公司为山东工程机械集团有限公司的二级子公司,而山东工程机械集团有限公司另一子公司与第三人小松制作所之间存在合资关系。因此,原告应当知晓其关联公司与第三人的合作关系,而原告申请注册诉争商标时也应当知道第三人在‘推土机、挖掘机’等商品上的‘小松’、‘KOMATSU’商标已具有较高知名度。在此背景下,原告仍然在具有一定关联性的‘工业用油、润滑油’等商品上申请注册包含汉字‘小松’的诉争商标,势必增加消费者混淆误认的可能性,难言善意。虽然原告在第4类润滑油等商品上已获准注册‘小松’、‘山推小松及图’等商标,但如果诉争商标获准注册,可能会进一步增加消费者混淆误认的可能性,破坏现已形成的市场格局。因此,鉴于原告关联公司与第三人存在的合作关系、类似商品上原告商标的注册情况及关联商品上第三人商标的知名度,原告申请注册诉争商标的行为不符合2014年商标法规定的诚实信用原则。”
案例2.3:“天涯海角TIANYAHAIJIAO及图”商标异议复审案
第1211919号“天涯海角TIANYAHAIJIAO及图”商标异议复审案的一审判决时间是2006年,二审判决时间是2007年。此时,诚实信用原则尚未引入商标法,适用的是2001年《商标法》。
该案的争议焦点在于2001年《商标法》第四十一条的适用,即判断诉争商标是否构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”。商标评审委员会认为《商标法》第四十一条属于程序性条款,本案的焦点在于《商标法》第三十一条的适用,其结论是认为诉争商标的注册不违反《商标法》第三十一条的规定。
北京市第一中级人民法院在该案中转而适用了《商标法》第四十一条。其一审判决 认为:“商标法第四十一条的立法宗旨与商标法的立法原则一致,目的在于维护公平竞争,保护合法权益,制止为牟取不正当利益而进行的不正当竞争行为。‘天涯海角’的字面含义为‘形容极远的地方或彼此之间相隔极远’,但其第二含义指向海南岛的‘天涯海角’风景区,第二含义对社会公众具有较强的影响力。争议商标注册在旅游服务类别上,极易使公众认为天涯海角股份公司与天涯海角风景区存在某种特定的联系,不仅对长期从事天涯海角风景区经营、管理的三亚旅游投资公司不公正,而且也会误导消费者,对社会公众利益造成损害。天涯海角股份公司明知上述事实和其注册争议商标后可能发生的后果,仍然注册争议商标,其行为具有不正当性,不符合商标法第四十一条第一款的规定,应予撤销。”
北京市高级人民法院在其二审判决中进一步指出,三亚旅游投资公司及其前身不仅开发建设了天涯海角风景区,并且长期对其进行经营管理,因此与天涯海角风景区相关联的一切正当合法利益均应归属于三亚旅游投资公司。争议商标的注册具有明显的主观恶意,违反了诚实信用原则,也侵害了三亚旅游投资公司的合法权益。
在“小松YG”商标异议复审案中,诚实信用原则并非不能作为裁判依据,而是不能独立作为裁判依据。事实上,在许多商标授权确权行政案件中,诚实信用原则一直作为辅助性的裁判理由加以论述,即作为其他法律条款适用的补充。而笔者认为,“天涯海角TIANYAHAIJIAO及图”商标异议复审案的二审判决理由,则最终落脚于诚实信用原则。虽然该案表面上适用的是2001年《商标法》第四十一条,但从实质性裁判依据来看,相当于直接适用了诚实信用原则。该案在2007年作出二审判决,从当时的背景环境及法律规定来看,此举略显激进。
现行《商标法》第四十四条、四十五条是无效宣告程序可以适用的条款,同样的,《商标法》第七条也不是提起据以商标无效宣告的法定事由。可见,无效宣告案件中不能适用诚实信用原则是明确的。
案例2.4:“欧普泽浴”商标无效宣告案
在第11549265号“欧普泽浴”商标无效宣告案件中,北京知识产权法院一审判决认为:“商标法第七条规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。该条款系对申请注册和使用商标的总体要求,明确了民商事活动中的诚实信用原则同样是申请注册和使用商标过程中所应遵循的基本原则。商标法的各项具体制度设计也都是以此为基础,细化落实到各具体条款中。但是,依照商标法的规定,此款不是提出商标异议、请求宣告商标无效或者撤销注册商标的具体依据,因此实践中只能作为适用各项具体制度处理商标争议的指导性原则。另一方面,商标法第四十四条第一款、第四十五条第一款已穷尽列举了商标宣告无效可援引的全部法律条款,但上述条款并不包含商标法第七条。因此,商标法第七条并非具体的无效宣告理由,对于原告关于诉争商标违反该条规定的主张,本院不予支持。”
在笔者检索的相关案例中,北京知识产权法院对于在商标异议、无效宣告案件中不能直接适用诚实信用原则已形成共识。“欧普泽浴”商标无效宣告案的裁判理由已经成为标准化裁判理由。