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欺骗手段或其他不正当手段取得注册商标的判断

2022-09-21 13:41:42 878 刘东海
  1. 大量注册公共资源

    案例4.41海棠湾商标争议案

   4706970海棠湾商标,由李隆丰于200568日申请注册,核准注册日为200917日,核定使用在第43类住所旅馆、供膳寄宿处等服务上。2010310日,海棠湾管理委员会向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。

海棠湾是三亚市人民政府在2001年设置的一个镇,一直是作为乡镇级行政区划的地名或者风景区名称使用。李隆丰除申请了海棠湾商标,还在不同类别商品或服务上申请注册了香水湾”“椰林湾”“铜鼓岭”“新埠岛”“东胶椰林”“椰林海岸”“神州半岛”“南国黎寨等与海南地名、景点有关的商标30余件。

商标评审委员会裁定撤销争议商标的理由之一为:李隆丰作为自然人并无从事饭店、会议室出租相关生产经营活动的主体资格,结合其申请注册大量与海南地名、景观、物产有关的商标的情况,以及其自述的有关申请注册商标的目的,可以认定其注册争议商标不是以使用为目的,主观动机难谓正当,客观上不仅妨碍政府有关建设项目的实施,而且还会妨碍有正当需求的他人申请此类商标注册,扰乱了商标注册管理秩序,构成《商标法》第四十一条第一款的以不正当手段取得注册的情形。

北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定,北京市高级人民法院二审判决与商标评审委员会观点一致,撤销了一审判决,维持了商标评审委员会裁定。最高人民法院再审裁定进一步指出这种商标注册行为是“不正当占用公共资源”。

案例4.42“灯都”商标异议复审案

5051186“灯都”商标申请日为2005129日,申请人是黄达青指定使用的商品是“灯、车灯”等。该商标初步审定公告后,古镇镇资产公司提出异议申请,商标局裁定该商标予以核准注册。古镇镇资产公司提出异议复审申请,商标评审委员会裁定该商标不予核准注册。

北京市第一中级人民法院一审判决维持了商标评审委员会的裁定,理由是:广东省中山市古镇于2002年被中国轻工业联合会和中国照明电器协会评为中国灯饰之都2005年被认定为“广东省灯饰产业集群升级示范区而且在相关媒体的新闻、宣传报道等证据中该镇亦被称为中国灯饰之都灯都可见该镇的灯饰业在全国享有较高知名度。对此住处离该镇较近的黄达青理应知晓。另外在案证据可以证明广东省中山市小榄镇的五金行业、广东省佛山市西樵镇的纺织业在全国均享有较高知名度,黄达青对此亦应知晓,但其却在“灯”等商品上申请被异议商标“灯都”、在“五金器具”等商品上申请注册第3417643号“小榄XiaoLan”商标、在“布”等商品上申请注册第3563881号“西樵Xi qiao”商标,此外还申请注册了“三源村”等30多件商标,黄达青的上述行为无疑具有主观恶意,违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,损害了公平竞争的市场秩序。参照《商标法》第四十一条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神,黄达青的前述系列商标注册行为应当予以禁止,故被异议商标的申请注册不应予以核准。

案例4.43BELKIN商标异议复审案

7622260BELKIN商标由见闻礼品公司于2009817日申请注册,定使用在第35类的“进出口代理、替他人推销、会计”服务上。该商标初步审定公告后,贝尔金公司提出异议申请,商标局裁定该商标予以核准注册。贝尔金公司提出异议复审申请,商标评审委员会裁定该商标予以核准注册。贝尔金公司提起诉讼,北京市第一中级人民法院一审判决维持商标评审委员会裁定。从贝尔金公司异议复审理由、商标评审委员会裁定、北京市第一中级人民法院一审判决来看,并不涉及“欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的论述。

二审审理过程中,贝尔金公司提交了见闻礼品公司“大量抄袭他人知名商标”列表,其中显示见闻礼品公司申请注册了18商标,其中主要为包含“普希金”、“托尔斯泰”、“蘇格拉底”等文学家、思想家、科学家等在内的标志,也有少量商标包含“DELL”“風行”、“同花顺”等字样。

北京市高级人民法院二审判决认为:贝尔金公司在二审程序中提交的见闻礼品公司申请注册商标列表主要为包含“普希金”“托尔斯泰”“蘇格拉底”等文学家、思想家、科学家等在内的标志,见闻礼品公司申请注册此类商标未必违反中国商标法。贝尔金公司提交的证据在数量和质量上均不足以证明见闻公司申请注册被异议商标行为具有明显恶意或者严重扰乱商标注册秩序,尚不足以证明被异议商标的申请注册属于2001商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

总结:2001年《商标法》有关于地名的保护,体现在第十条第二款“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”。“海棠湾”是乡镇地名,并不属于禁止使用、禁止注册的商标。如果诉争商标申请人只注册了这一件商标,那么,实际上就涉及到了地名的保护问题。但由于诉争商标申请人同时注册了其他与海南有关的地名、景点商标30余件,最终被认定为是不正当占用公共资源,构成以其他不正当手段取得注册的情形。“灯都”是中山市古镇的别称,从商标法来看,对于因某一产业而著名的地名的别称,并不受商标法保护。但由于诉争商标申请人同时注册了其他商标,而被认定违反了诚实信用原则,进而适用其他不正当手段予以规制。总体来说,通过扩大适用其他不正当手段条款来规制大量注册商标的行为,有其积极的一面,也就是行政裁定和司法判决通过扩张解释商标法来宣誓所反对的行为。但就法律适用本身来说,又有其消极的一面。正如“BELKIN”案北京市高级人民法院的观点,此类商标的注册未必违反商标法的规定。