欺骗手段或其他不正当手段取得注册商标的判断

三、适用“其他不正当手段”条款的相关问题

1. 对真实使用意图的理解

案例4.44：“SAFETYJOGGER”商标无效宣告案——对诉争商标的使用意图

第12139789号“SAFETYJOGGER”商标于2014年8月14日核准注册，指定使用在第9类“个人用防事故装置”等商品上，商标专用权人为宝汉鞋业公司。宝汉鞋业公司还申请了130多件商标，其中包含了“兰博基尼LAMBOUCHINI”“SCARPA”“喜来登SHERATON”“TREKSTA”“DICKIES及图”等商标。葛天那公司于2016年8月23日对该商标提出无效宣告请求。

商标评审委员会裁定诉争商标予以无效宣告，理由是：宝汉鞋业公司的这种注册行为明显超出了正常的生产经营需要，具有明显的主观恶意，属大量注册囤积商标的行为，不具备注册商标应有的正当性，而且扰乱了正常的商标注册管理秩序及公平竞争的市场秩序。因此，诉争商标的注册属于《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

北京知识产权法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，理由是：虽然宝汉鞋业公司在第9类商品上申请注册了一定数量的商标，但并无在案证据证明其曾经通过转让等方式牟取商业利益，或具有通过转让等明显违背商标内在价值方式牟利的意图，不应认定诉争商标属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决，理由是：《商标法》第四十四条第一款的立法目的之一是为了制止以不正当手段取得商标注册的行为。若申请人以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，则违背了商标制度的价值目标，同时还将影响商标的正常注册秩序，有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营。但是，如果申请人申请商标后，有使用商标的真实意图，同时也已实际使用了该商标的，通常不宜依据商标法第四十四条第一款规定宣告其无效。本案中，宝汉鞋业公司于2013年2月1日申请注册诉争商标，在案证据显示其于2014年开始在“安全鞋”商品上使用诉争商标，其中，其与贵州百固安全防护装备有限公司存在多份购销合同和增值税发票，仅2014年和2015年二者之间的增值税专用发票金额累计超过134万。葛天那公司就诉争商标提起无效宣告请求的时间是2016年8月23日，也就是说在葛天那公司提起无效宣告请求之前，宝汉鞋业公司已经将诉争商标在“安全鞋”商品上进行了真实的商业性使用。葛天那公司主张宝汉鞋业公司就诉争商标的使用行为均在其提起无效宣告请求之后，不具有真实的商标使用意图的主张缺乏事实依据，本院不予支持。宝汉鞋业公司虽然在第9类、第25类商品上还申请了130余件商标，但其已经就诉争商标在被提起无效宣告请求之前进行了真实的商标性使用，在无转让商标、大量囤积商标等因素的情况下，原审法院在考虑到我国商标注册制度采取分类注册和先申请注册原则的情况下，遵循在先判决（2016）京行终5374号所确立的裁判标准，审慎适用商标四十四条第一款并无不当，本院予以支持。

案例4.45：“光芒”商标无效宣告案——对所有申请商标的使用意图

第11600028号“光芒”商标于2014年3月14日核准注册，指定使用在第7类喷雾器（机器）等商品上，商标专用权人为曹泽鑫。2016年2月5日，光芒公司对该商标提出无效宣告请求。商标评审委员会裁定诉争商标予以维持。

北京知识产权法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，理由是：曹泽鑫在第7类商品上申请注册包括诉争商标，以及“奥田”“菲利普”“三环”“Feidiao飞雕”“桑乐ANGLE”“奥莱佳”等大量商标的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则，甚至有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营，这种扰乱正常商标注册管理秩序的行为属于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

曹泽鑫在二审中提交了诉争商标的使用证据，但北京市高级人民法院二审判决认为：曹泽鑫虽然提交了诉争商标的使用证据，但并未举证证明其实际使用了其余30余件商标或具有使用的真实意图。因此，曹泽鑫在第7类商品上注册30余件商标的行为已经超出了正常的经营需要，扰乱了正常的商标注册秩序，不当占用了社会公共资源，已构成商标法第四十四条第一款所指以不正当手段取得注册之情形。

“SAFETYJOGGER”案中，除诉争商标外，宝汉鞋业公司注册的其他130余件商标中，不乏国外知名品牌。“光芒”商标无效宣告案中，除诉争商标外，曹泽鑫围绕国内知名商标注册了30余件商标。从注册商标的数量来看，显然前者数量更多。但从北京市高级人民法院对两个案件的态度来看，对后者的使用要求又更为严苛。

笔者认为，在商标争议案件中，争议商标申请人提供使用证据不是义务，而要求争议商标申请人针对其注册的所有商标都提供使用证据更是没有法律依据，也不合理。行政机关依据双方的事实和理由居中裁判，无权要求诉争商标申请人必须提供诉争商标使用的证据，也无权释明诉争商标申请人如不提供使用证据将承担不利后果。因此，诉争商标是否使用以及诉争商标申请人注册的其他商标是否使用，不应该是司法审判的内容。“真实使用意图”或“以使用为目的”，均是面向将来的，应结合诉争商标申请人的经营规模、经营范围、申请商标数量综合判断较为合理。以是否已经实际使用甚至是否对已经注册的所有商标均已使用的判断标准，则似乎显得过于严格。

关于商标的使用意图，2019年《商标法》修改的其中一个条款，就是在《商标法》第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，从法律层面明确了不以使用为目的的商标注册申请，不予核准，旨在坚决遏制“不以使用为目的”的恶意商标注册申请行为，坚决打击囤积商标的注册申请行为，有效规范商标申请注册秩序。

国家知识产权也出台《规范商标申请注册行为若干规定》，落实新法规定。同时，为了进一步明确该条款如何具体适用，澄清在实践中存在的模糊地带问题，国家知识产权局在其于2021年6月11日发布的《商标审查审理标准（征求意见稿）》中，专门就“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”增设专章，对不以使用为目的的恶意商标注册申请的适用要件、考虑因素和适用情形等做了详细说明，并嵌入指导案例，明确了标准执行一致和个案审查相结合的实践要求，对不同个案考虑因素进行了说明。这对于未来实践中，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的认定，具有积极意义。