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欺骗手段或其他不正当手段取得注册商标的判断

2022-09-21 13:44:52 807 刘东海
  1. 商标转让是否影响适用

案例4.51“西雅衣家”商标无效宣告案——商标转让不影响其他不正当手段条款的适用

8189921“西雅衣家”商标无效宣告案中,虽然诉争商标经过了转让,北京知识产权法院、北京市高级人民法院认为商标转让不能改变商标注册的违法性。北京市高级人民法院二审判决认为,诉争商标的原注册人中唯公司申请注册了包含诉争商标在内的1500余件商标,其中部分商标与多个主体在不同领域中具有较高知名度的商标相同或近似,例如:“欧米嘉派克”商标与“OMEGA欧米茄”商标、“PARKER派克”商标与“派克”商标,“GUESSJOY”商标与“GUESS”商标,“凡希哲”、“优思哲”商标与“范思哲”商标,欧诗俪”商标与“欧时力”商标等。诉争商标自2014324日转让至奥莱尼亚公司之前并未有证据证明有实际使用行为。中唯公司超出经营范围,非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标,其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益,不当占用了社会公共资源,并有损公平竞争的市场秩序,已经构成了2001商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。奥莱尼亚公司受让后的商标使用行为并不能改变诉争商标属于以前述手段取得注册的事实,因此,原审法院对此判断正确,本院予以维持。

案例4.52“BAKER’S SECRET商标异议复审案——善意受让人影响其他不正当手段条款的适用

6775006BAKER’S SECRET商标申请日是2008610日,申请人是中国品牌有限公司,后转让给贝壳赛柯公司。该商标初步审定公告后,环球厨具公司提出异议申请,商标局裁定被异议商标予以核准注册。环球厨具公司提出异议复审申请,商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。北京市第一中级人民法院一审判决维持商标评审委员会裁定。

对于商标转让对本案的影响,北京市高级人民法院二审判决认为:被异议商标最初由中国品牌有限公司申请后转让给贝壳赛柯公司而且现有证据可以证明贝壳赛柯公司向商标局申请注册的仅有被异议商标一件而无其他与他人商标相同或近似的商标。那么在现有证据不能证明贝壳赛柯公司与中国品牌有限公司有关联或者有恶意注册被异议商标的共同故意的情况下不能以中国品牌有限公司是否抢注了他人商标来证明贝壳赛柯公司受让被异议商标并继续注册程序是否属于2001年《商标法》第四十一条第一款所规定的情形。在环球厨具公司提交的证据尚不能证明贝壳赛柯公司自身以欺骗手段或者明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注以及采取其他扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段申请注册被异议商标的情况下,贝壳赛柯公司对被异议商标的申请注册不属于2001年《商标法》规定的情形。

“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”,从文义本身来看,规制的是“注册”行为,因此,商标转让并不影响注册行为是否合法的判断。但商标转让并不为商标法所禁止,受让人购买商标行为也是合法行为,如果不保护受让人的受让利益,似乎也有失公平。尤其是受让商标后已经投入使用,并且投入较大的情况下,对受让商标的无效宣告,对受让人影响较大。商标被宣告无效后,针对所遭受的损失,受让人依据商标转让合同追究转让人的违约责任的难度又非常大,这就导致受让人因为自己的合法行为而成为受害者。如果保护受让人的利益,又不排除通过商标转让而使违法商标合法化。如何平衡各方的利益,很难有明确的标准和规则,只能在个案中综合考量各种因素。

从笔者检索到的案例来看,除了BAKER’S SECRET商标异议复审案之外,在其他一些案件中,例如第5403953“林志玲linzhiling商标无效宣告案、第14423214Laduree商标无效宣告案Z-Zasgcia”商标无效宣告案,法院均回应了受让人是否善意对其他不正当手段适用的影响。总体来说,商标转让是否影响其他不正当手段的适用,目前还未达成共识。