欺骗手段或其他不正当手段取得注册商标的判断

2. 与其他保护手段的冲突

   （1）与商品化权的冲突

案例4.53：“三重门及图”商标无效宣告案

第11291514号“三重门及图”商标的申请日为2012年8月1日，核定使用在第41类的“教育”等服务上，专用期限至2023年12月27日，目前权利人为亚丁公司。

韩寒向商标评审委员会提出商标权无效宣告请求，商标评审委员会裁定诉争商标予以无效宣告，理由是：除诉争商标外，亚丁公司还申请注册了“蜗居”“潜伏”“忍者神龟”“疯狂主妇”等与文学作品、影视剧、动画片或人物名称相同或相近的商标，明显具有主观恶意，不具备注册商标应有的正当性。该类行为不仅会导致相关消费者对商品来源的误认，且明显超出了正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则，构成2001年商标法第四十一条第一款的情形。

北京知识产权法院一审判决进一步指出：韩寒的《三重门》具有一定的知名度，人们在一定程度上对“三重门”的认知与该书具有关联。经查，亚丁公司除了申请注册“三重门”外，还注册了大量著名影视剧、文学作品名称和著名人物名称，如“潜伏”“忍者神龟”“蜗居”“让子弹飞”“蝎子王”“紫霞仙子”“保尔柯察金”“葫芦娃”“大刀王五”等，累计过百件商标，已经超出日常经营需要，如此大量并集中申请注册著名影视剧、文学作品名称和著名人物名称，存在不当利用相关影视作品、文学作品知名度和搭便车之嫌，属于不当利用商标注册制度抢占公共资源，扰乱商标注册制度的情形。而且，相关商标涉及酒类、游戏软件、避孕产品、香水产品等，涉及多个行业和领域，除了难以实际使用外，更可能导致不当占用公共资源。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决。

案例4.54：“消灭星星”商标无效宣告案

第13704442号“消灭星星”商标由嘉丰永道公司于2013年12月12日提出注册申请，2014年11月20日初步审定公告。掌游天下公司提出异议申请，商标局作出准予诉争商标注册的裁定。掌游天下公司向商标评审委员会提出商标权无效宣告请求，商标评审委员会裁定诉争商标予以无效宣告，理由包括：从2014年《商标法》第四十四条第一款规定的精神看，民事主体申请注册商标应当基于从事正当的生产经营活动的需要和目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案中，掌游天下公司提交的在案证据表明“PopStar！消灭星星”标志经其在先使用在手机游戏软件等相关商品上已具有一定市场知名度，诉争商标“消灭星星”与掌游天下公司在先使用并具有较强独创性的“PopStar！消灭星星”的汉字部分完全一致。除本案诉争商标外，嘉丰永道公司还先后在第9类、第42类等类别的商品或服务上申请注册了一百余件商标，其中包括“欢乐斗地主”“超级飞机大战”“滑雪冒险”“地铁跑酷”“千炮捕鱼”“魔兽英雄”等多件与他人知名游戏名称相同或近似的商标，上述商标亦多被商标行政主管机关驳回或裁定不予注册，嘉丰永道公司亦未对上述商标的设计来源作出合理解释。嘉丰永道公司的上述注册行为已明显超出了正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生混淆误认，还会扰乱正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，构成2014年商标法第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之情形。

北京市知识产权法院一审判决和北京市高级人民法院二审判决的观点与商标评审委员会一致。

“三重门”案涉及文学作品、影视剧、动画片或人物名称，“消灭星星”案涉及游戏名称的保护，这实际上应该是本书第五章商品化权保护的内容。但由于商品化权保护本身就不成熟，再加上这些诉争商标指定使用的商品与商品化权可保护的商品范围又不构成相同或类似，因此，依据商品化权给予保护存在非常大的瑕疵。而禁止此类商标注册又是裁判者的最终目的。在此情况下，借助于诉争商标申请人大量注册行为，适用其他不正当手段进行规制就具有了合理性。

（2）与商标权的冲突

案例4.55：“DONQ及图”商标异议复审案

第4979468号“DONQ及图”商标申请日是2005年11月3日，指定使用在第30类“面包”等商品上，申请人是玫隆公司，2010年转让给东哥公司。2008年6月13日初步审定公告后，株式会社DONQ提出异议申请，商标局裁定被异议商标予以核准注册。株式会社DONQ提出异议复审申请，商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册，理由包括：“DONQ”作为商标是具有独创性和显著性的标记。株式会社DONQ将“DONQ”商标在日本、香港、台湾注册并进行了长期、广泛、宣传、使用，使“DONQ”商标在以上区域内享有较高的知名度和美誉度。株式会社DONQ提交的证据可以证明，被异议商标的原申请人玫隆公司作为同业及面包行业的生产及经营者，参加了台湾地区烘焙面包展览会和交流，调研、考察、购买“DONQ”烘焙方面文献，应知株式会社DONQ生产经营及商标使用情况,将同业株式会社DONQ有一定知名度的“DONQ”“Johan”“东客”等商标悉数注册为己有，存在抄袭、模仿、抢注他人商标行为，已实际造成株式会社DONQ及消费者利益的损害，违反了《商标法》第三十一条、第四十一条的规定。

北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决。在论述《商标法》第四十一条第一款的适用时，北京市高级人民法院二审判决认为：本案中，即使被异议商标的原申请人玫隆公司申请注册了被异议商标以及“Johan”“东客”等与株式会社DONQ有一定关系的商标，但该行为涉及的主体仅株式会社DONQ一家，涉及的商标也仅有三枚，现有证据并不足以表明玫隆公司或东哥公司恶意抢注了数量众多的中外知名商标，从而严重扰乱了商标注册管理秩序，损害了公众利益。因此被异议商标的申请注册并未违反《商标法》第四十一条第一款有关“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的规定。

案例4.56：“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标无效宣告案

第15589808号“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标申请日是2014年10月28日，核准注册日是2016年2月14日，核定使用在第17类再生胶等商品上，商标注册人是小项经营部。

针对诉争商标，詹杰义向商标评审委员会提出了无效宣告请求，引证商标包括第13269929号“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标、第13269930号“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标、第9643016号“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标、第12515881号“詹漆匠ZHANQIJIANG及图”商标，分别核定使用在第1类的“工业用粘合剂；粘贴海报用粘合剂”等商品、第2类“油漆；刷墙粉”等商品、第16类“纸带；木浆纸”等商品、第21类“刷子；马桶刷”等商品上。商标评审委员会裁定认为诉争商标未违反《商标法》第三十条、第三十二条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款规定，予以维持注册。

詹杰义不服被诉裁定，提起行政诉讼。北京知识产权法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，理由是：“小项经营部与詹杰义门店的营业地点均位于“宿迁义乌国际商贸城”，且两门店几乎相邻。在此情况下，小项经营部申请注册的包括诉争商标在内的多件商标均与引证商标图样几乎完全一致，且小项经营部经法院合法传唤而拒绝到庭陈述意见或说明理由，上述情形的出现显然难谓巧合。鉴此，小项经营部前述商标注册行为明显具有侵犯他人在先权益、扰乱商标正常注册秩序的故意。对此种行径如不予制止，必将有碍于诚实守信者的正常经营，有损于公平竞争的市场秩序。因此，诉争商标应予无效。”

以上两个案件，均是围绕同一主体的商标展开的注册，诉争商标与引证商标指定使用的商品不构成相同或类似。“DONQ”案认为是对特定民事权益的损害，不应使用其他不正当手段进行规制。“詹漆匠”案则认为因明知他人商标而注册有违诚实信用原则，会扰乱商标注册秩序。

对此问题，笔者认为，“詹漆匠”案严重破坏了商标法各条款设置的体系性。商标法并非保护某一主体对某一符号的垄断权。从商品和服务分类来看，一共有45个类别，在相同或类似商品上应禁止相同或近似商标的注册。无论是在先权利，还是在先使用并有一定影响的商标，抑或是注册商标的保护，均遵循这一规则。驰名商标可以给予更广泛的保护，即实现在非类似商品上的跨类保护。但即便是驰名商标，也有其不能覆盖的保护范围，而非绝对给予45个类别的全类保护。允许商标申请人在明知他人在先商标存在而在后在不相同、不类似商品上注册相同或近似商标，这本是商标法的应有之义，正如第1266088号“杰利亚及图”商标争议案中北京市高级人民法院的观点：“康恩泰公司主张龙华杰公司作为服装领域的经营者，理应知晓康恩泰公司具有较高知名度的引证商标，其申请注册诉争商标具有明显恶意。可见，其主张龙华杰公司的行为仍属于损害特定民事权益的情形，而非扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为，不属于2001年《商标法》第四十一条第一款所指情形。”