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字号权

2022-09-21 13:48:23 867 刘东海

三、主张字号权的主体

    案例5.1:“正野”商标争议案——投资关系不属于利害关系人

1217699“正野ZHENG YE”商标于199764日提出注册申请,19981021日获准注册,核定使用商品为第11类的冰箱等,商标注册人是顺德市光大企业集团有限公司,后转让给顺德马赛诺公司。

199967日,广东伟雄公司对该商标提出争议申请,20081124日,商标评审委员会裁定争议商标予以撤销,理由包括:广东伟雄公司关联企业顺德市正野电器实业公司和高明市正野电器实业有限公司对“正野”字号的使用最早始于199495日,并持续不断地使用。顺德市光大企业集团有限公司与广东伟雄公司、顺德市正野电器实业公司同处顺德市,对“正野”字号的知名度应予知悉,却仍申请注册争议商标,指定使用在第11类冰箱等商品上。争议商标指定使用的商品与换气扇等商品均属于家用电器产品,在消费群体上具有一定的共同性,争议商标的注册易使相关消费者误认争议商标标识的商品来自于广东伟雄公司或高明市正野电器实业有限公司。争议商标的注册已构成《商标法》第三十一条所称“损害他人现有在先权利”的情形。

北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会的裁定,理由包括:广东伟雄公司本身的字号并非“正野”,仅凭企业之间的投资关系和商标许可使用关系,均不足以使其直接获得“正野”字号的相关权益,无权以争议商标损害“正野”字号的在先权利为由提起本案撤销申请。

北京市高级人民法院二审判决认为:本案二审的争议焦点问题在于广东伟雄公司是否具备以“争议商标注册损害‘正野’在先字号权”为由提出撤销争议商标申请的资格。现有证据只能证明广东伟雄公司与顺德市正野电器实业公司之间存在投资关系,因此广东伟雄公司不属于《商标法》第四十一条第二款所规定的“利害关系人”,不具有以“争议商标注册损害‘正野’在先字号权”为由提起撤销争议商标申请的资格,原审判决认定正确,本院予以维持。鉴于广东伟雄公司不属于《商标法》第四十一条第二款所规定的“利害关系人”,不具有以“争议商标注册损害在先商号权”为由提起撤销争议商标申请的资格,因此对于广东伟雄公司、商标评审委员会提出顺德马赛诺公司申请注册争议商标的行为属于《商标法》第三十一条所规定的“损害他人在先权利”、以及第四十一条第一款规定的情形的主张,本院不再予以评述。

案例5.2:“梅兰日”商标争议案——字号权可以授权维权

3408159“梅兰日商标申请日是20021217日,2004421日被核准注册,核定使用商品为第9类的电度表等,商标注册人是湖南梅兰日兰公司。

2004719日,施耐德公司就争议商标向商标评审委员会提出撤销申请,理由包括争议商标损害了天津梅兰日兰公司的商号权。商标评审委员会裁定撤销争议商标,理由包括:在争议商标申请日前,“梅兰日兰”作为商号具有一定的知名度,与天津梅兰日兰公司产生对应联系。虽然争议商标指定使用商品与断路器等商品不属于类似商品,但是在实际使用中与断路器等商品的消费对象、销售渠道等方面联系密切,争议商标的注册和使用易使相关公众将其与天津梅兰日兰公司建立联系,对商品来源产生混淆误认,并可能损害天津梅兰日兰公司的利益。湖南梅兰日兰公司注册争议商标构成《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的行为。

湖南梅兰日兰公司不服该裁定并提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定,理由是:施奈德公司自身从未将“梅兰日兰”作为商号使用,其投资的天津梅兰日兰公司在先使用“梅兰日兰”商号形成的任何在先权益并不能当然地归属于施奈德公司所有,且天津梅兰日兰公司的在先商号权益所涉及“断路器”商品与争议商标核定使用的电度表、成套电气校验装置商品在具体的功能、用途、生产部门等诸方面均存在差异,不属于类似商品。

北京市高级人民法院二审判决认为:即使天津梅兰日兰公司对“梅兰日兰”标识的使用已经使之在争议商标申请日之前形成了商号权益,但由于施奈德公司自身从未将“梅兰日兰”作为商号使用,且施奈德公司与天津梅兰日兰公司均系独立的商事主体及施奈德公司并非天津梅兰日兰公司的唯一发起人或股东,故施奈德公司未经天津梅兰日兰公司授权不宜依据天津梅兰日兰公司的商号权主张争议商标违反了《商标法》第三十一条的规定。因此,原审法院认定天津梅兰日兰公司对“梅兰日兰”商号形成的在先权益不能当然地由施奈德公司所有并无不当。鉴于本院已经认定施奈德公司在本案中无权主张天津梅兰日兰公司在先使用的“梅兰日兰”商号,故本院对商标评审委员会及施奈德公司有关该商号涉及的“断路器”商品与争议商标核定使用的“电度表、成套电器校验装置”等商品构成类似商品的上诉主张不再进行审查并不予支持。

案例5.3:“富士康Fuskan”商标异议复审案——子公司属于利害关系人

3115731号“富士康Fuskan”商标申请日是2002318日,指定使用在第7类的洗衣机等商品上,申请人是优典公司,后转让给朗盛公司。

该商标初步审定公告后,鸿海公司提出异议申请,商标局裁定被异议商标予以核准注册。鸿海公司不服商标局裁定,提出异议复审申请,商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册,理由包括:鸿海公司提交的证据尚不足以证明鸿海公司主张的“富士康”字号具有较高的知名度,且在案证据表明,鸿海公司投资成立的多家以“富士康”为企业字号的子公司,主要从事电子通讯产品及计算机产品的研发、设计及相关技术咨询服务,被异议商标指定使用的洗衣机等商品与上述商品及服务差异较大,在鸿海公司不能证明“富士康”已具有较高知名度的情况下,被异议商标的注册不致使消费者误认为该商标标识的商品来源于鸿海公司或者其子公司,从而损害其利益。据此,被异议商标未构成对鸿海公司字号权利的损害。

鸿海公司不服商标评审委员会裁定,提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持了商标评审委员会裁定,理由包括:现有证据虽然能够证明“富士康”作为商号在被异议商标申请日之前已经具有一定的知名度,但是其主要用于电子通讯产品、计算机外围设备以及相关的技术咨询服务等,与被异议商标指定使用的洗衣机等商品在功能、用途、生产部门、消费群体上差异较大,不属于类似商品或服务。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决,理由与一审判决相同。

案例5.4:“采埃孚”商标争议案——母公司属于利害关系人

3060409“采埃孚”商标申请日是200214日,指定使用在第7类液压泵等商品上,2003728日核准注册。2004910日,采埃孚公司对该商标提出争议申请,理由包括对其字号权的损害。商标评审委员会裁定争议商标予以维持,理由包括:采埃孚公司提交的使用和宣传证据中未显示该公司名称,亦不足以证明该公司与上述证据中显示的上海采埃孚转向机有限公司(简称上海采埃孚公司)、柳州采埃孚机械有限公司(简称柳州采埃孚公司)等单位存在商标权或商号权上的利害关系。同时本案采埃孚公司提交的仅有商号权的使用证据,上述证据体现上海采埃孚公司、柳州采埃孚公司的经营范围主要为生产销售汽车转向机及相关汽车零部件,争议商标核定使用的液压泵、液压阀等商品所属行业与之分属不同的行业领域,且在案证据或为单方证据,或未显示证据形成时间或形成时间晚于争议商标申请日,不足以证明在争议商标申请日前,采埃孚公司或其利害关系人在中国在先使用“采埃孚”商号在争议商标核定商品所属行业中具有一定知名度,争议商标的注册使用应不致相关公众混淆。综上,争议商标的注册未构成《商标法》第三十一条规定的情形,争议商标予以维持。

北京市第一中级人民法院一审判决和北京市高级人民法院二审判决均以相同理由维持了商标评审委员会裁定。

采埃孚公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院提审后再审判决撤销了商标评审委员会裁定、一审判决和二审判决。关于采埃孚公司能否以关联公司利害关系人的地位提出争议申请,最高人民法院再审判决认为:第一现行法律法规并未对商标法第四十一条第二款规定的“利害关系人”的范围作出明确界定,参照商标局和商标评审委员会颁布的《商标审查及审理标准》的规定,《商标法》第三十一条所称的“利害关系人”,是指在先权利的被许可人以及其他有证据证明与案件有利害关系的主体。司法实践中,虽然利害关系人多以被许可使用人、合法继承人的形式表现,但利害关系人的范围不应仅限于此,其他有证据证明与案件具有利害关系的主体,亦可依据《商标法》第三十一条的规定对争议商标提出撤销申请。第二,本案中,采埃孚公司明确主张以上海采埃孚公司、柳州采埃孚公司等国内企业对“采埃孚”商号的使用证据,作为“采埃孚”系在先商号权予以保护的证明。根据再审程序中已经查明的事实,采埃孚公司为上海采埃孚公司的发起人,且依超过50%的投资比例对上海采埃孚公司形成控股。由此可见,上海采埃孚公司、柳州采埃孚公司等使用“采埃孚”商号的国内企业,均是由采埃孚公司参与投资而设立,上述企业对“采埃孚”商号的使用显然是基于采埃孚公司的投资而获得采埃孚公司的授权或许可。据此,采埃孚公司应有权根据上海采埃孚公司等企业对“采埃孚”商号的使用行为,提出将“采埃孚”作为在先商号权进行保护的法律上的利益。二审法院关于现有证据不能证明采埃孚公司与上海采埃孚公司等存在商标权或商号权上的利害关系的认定缺乏事实依据,本院对此予以纠正。本案中“采埃孚”作为商号的上海采埃孚公司成立于19941113经营范围包括生产和经销转向系统等汽车零部件。此后同样以“采埃孚”作为企业字号并由采埃孚公司投资建立的柳州采埃孚公司、南京采埃孚公司等先后于1995年、2001年成立。至争议商标申请日即200214日,通过上海采埃孚公司等企业的使用,“采埃孚”已经成为在中国大陆境内具有一定市场知名度的商号,应当作为《商标法》第三十一条所称的“在先权利”予以保护。

对主张字号权的主体问题的总结:

2001年《商标法》对提出商标异议申请的主体没有限制,对于以侵害在先权利为由提出商标争议申请的主体限定为商标所有人或者利害关系人。2013年和2019年《商标法》对于提出商标异议申请的主体和以侵害在先权利为由提出商标权无效宣告申请的主体均限定为在先权利人或者利害关系人。

前述四个案例都存在具有投资关系的关联公司提出申请的问题。对于具有投资关系的关联公司能否被认定为利害关系人,实践中掌握的标准并不统一。“正野”案和“梅兰日兰”案认为不能以关联公司的字号权益受到损害为由申请撤销争议商标,不过“梅兰日兰”案北京市高级人民法院认为如果关联公司同意或授权可以组作为利害关系人提出申请“富士康”案则完全没有论述鸿海公司能否以关联公司字号权受到损害而提出争议申请,这实际上相当于法院认可可以以关联公司字号权益受到损害为由提出争议申请;“采埃孚”案中,最高人民法院认为具有投资关系的主体之间属于利害关系人。

北京市高级人民法院2019424日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第一部分第1.2条对利害关系人的范围进行了界定:在先权利的被许可使用人、在先权利的合法继受人或者在先权利人的控股股东属于商标法第三十三条、第四十五条第一款规定的“利害关系人”。仅因诉争商标的申请注册而受到影响,但与在先权利不具有直接利害关系的主体,不宜认定为“利害关系人”。