恶意标准突破地域性原则

案例7.4：“无印良品”商标争议案

第795636号“无印良品”商标申请日是1994年2月8日，核准注册日是1995年11月28日，核定使用在第25类服装等商品，注册人是盛能投资有限公司。

2000年5月8日，良品计画向商标评审委员会申请撤销该商标，商标评审委员会作出了撤销该商标的裁定，理由是：《商标法》第三十一条所述“已经使用并有一定影响”应理解为在中国大陆地区的在先使用，株式会社良品计画证明其商标在中国香港地区在先使用及影响不属于该条款的情形。株式会社良品计画已经证明其在先使用并在世界各国广泛注册了“无印良品MUJI”商标。特别是在香港早于争议商标申请日两年多的时间就在先使用并注册了“无印良品MUJI”商标，盛能公司在实际使用中，将争议商标与他人同期注册的“无印良品”商标一同使用，证明了其在注册和使用争议商标时具有主观恶意，盛能公司的行为违反《商标法》第四十一条第一款之规定，争议商标系以其他不正当手段获得注册。

盛能公司不服商标评审委员会裁定，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持了商标评审委员会的裁定，理由与商标评审委员会相同。

盛能公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决在法律适用上与商标评审委员会的裁定和一审判决不同，没有适用《商标法》第四十一条，而是适用了第三十一条。二审法院认为，《商标法》第三十一条规定，申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。不正当手段，主要是指争议商标注册人在主观上具有盗用他人商标的市场信誉进行不正当竞争的恶意。该条款的目的在于禁止恶意抢注，被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件。本案中，株式会社良品计画早在1991年即在中国香港开设了“无印良品MUJI”商品的专卖店，盛能公司地处中国香港，与被抢注的商标在先使用地共处同一区域，且双方均从事服装商品的生产和经营，显然盛能公司在注册和使用本案争议商标时具有主观恶意。盛能公司以不正当手段抢先注册了株式会社良品计画在先使用并有一定影响的未注册商标，盛能公司的第795636号“无印良品”商标应予撤销。商标评审委员会（2005）第4078号裁定和一审判决适用《商标法》第四十一条第一款裁决本案争议虽有不妥，但并不影响本案之最后处理结果，本院亦应予以支持。

案例7.5：“NUXE”商标异议复审案

第3747592号“NUXE”商标申请日是2003年10月9日，指定使用在第3类化妆品等商品上，申请人是郑沧宇。该商标初步审定公告后，娜可丝公司提出异议申请，商标局裁定被异议商标予以核准注册。娜可丝公司不服商标局裁定，向商标评审委员会申请复审。2011年9月20日，商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。

娜可丝公司不服商标评审委员会裁定，提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，认为：《商标法》第三十一条规定，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该法律规定是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护。该条款的适用一般应满足下列四个要件：（一）他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响；（二）系争商标与他人商标相同或近似；（三）系争商标所使用的商品或服务与他人商标所使用的商品或服务相同或类似；（四）系争商标申请人具有恶意。此外，对于合法的商标权进行保护，应当有利于鼓励正当竞争，遏制恶意抢注他人知名商业标识及“傍名牌”等不正当行为，以充分体现《商标法》对于商标权保护的法律导向。

具体到本案中，娜可丝公司在商标异议复审中提交的证据以及在诉讼阶段提交的补强证据，能够证明其在先拥有“NUXE PARIS及树图形”系列商标，在被异议商标申请注册日之前已经在欧美国家以及中国香港地区具有了较高的知名度，且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用，使得其“NUXE PARIS及树图形”商标具备了较高的商业价值，具有了一定的影响力。鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品，相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品，且客观上确实存在大量的我国相关消费者由国外购买并带回国内使用的情况。综合上述因素进行判断，就本案而言，能够认定在被异议商标申请注册日之前，娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标在化妆品等商品上在我国大陆地区已为相关公众所知晓，并形成了一定的知名度。鉴于被异议商标与娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标构成近似商标，且使用在化妆品等相同或类似商品上，因此，被异议商标是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的关键在于郑沧宇申请注册被异议商标是否具备恶意。

《商标法》第三十一条所规定的“不正当手段”，即恶意，是适用该法律规定时对商标注册人主观心理状态的要求。虽然当事人在申请注册商标时的主观心态不为人所知，但是由客观存在的事实及当事人的行为能够对商标注册人主观心态予以推定，因此，在先商标的知名度、独创性、商标注册人所从事的行业、商标注册人所处的地理位置以及商标注册人注册商标后的不正当行为等均可以作为判断商标注册人是否具有恶意的判断因素。本案中，“NUXE”作为字母组合，其本身并无含义，为臆造词汇。娜可丝公司以及郑沧宇提交的证据均可证明，香港日伊公司于2003年2月26日在香港成立，郑沧宇为其初任董事，从事经营化妆品的商业活动，其对娜可丝公司已具有一定知名度且已进入中国香港市场的“NUXE PARIS及树图形”商标理应知晓。郑沧宇在实际使用被异议商标的过程中，将NUXE变形为nu•xe，并与树图形结合使用，与娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标高度相似，郑沧宇提交的证据亦可表明，其宣传标有nu•xe标识的产品为法国技术生产制造，由香港日伊公司授权。综合上述事实和行为，可以推定郑沧宇在明知或者应知“NUXE PARIS及树图形”商标为娜可丝公司在先使用并有一定影响的商标，却抢先予以注册，并在实际使用过程中存在不正当行为，意图利用他人商标已经建立起来的声誉谋取不正当利益，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商标评审委员会在第21498号裁定中认定被异议商标未违反《商标法》第三十一条关于以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的情形，并裁定被异议商标予以核准注册的结论错误，本院应予纠正。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决，理由基本相同。