驰名商标的保护范围-相同或类似商品上的保护

案例8.1：“安箕富强及图”商标争议案——诉争商标注册未满五年

争议商标是第1387666号“安箕富强及图”商标，申请日是1998年10月5日，核定使用在第30类“酵母”等商品上，2000年4月21日核准注册，商标权利人是安箕富强公司。

引证商标一是第327245号图形商标（见下图），申请日是1987年11月23日，核定使用在第30类“酵母”等商品上，1988年10月20日核准注册。引证商标二是第1231204号“安琪”商标，申请日是1997年8月26日，核定使用在第30类“酵母”等商品上，1998年12月14日核准注册。两件引证商标的权利人均是安琪公司。

引证商标一：第327245号商标

2002年11月1日，安琪公司对争议商标提出撤销申请，理由包括：争议商标与引证商标一、二构成近似商标，争议商标是对其“安琪”驰名商标的仿冒，且争议商标的注册具有恶意。争议商标与引证商标所指定使用的商品在酵母产品上构成重合，属于相同或类似商品，引证商标在酵母产品市场上已构成事实上的驰名商标，争议商标的使用易造成消费者对商品来源的误认。

2010年6月28日，商标评审委员会裁定争议商标予以维持。商标评审委员会认为：一、争议商标指定使用的酵母、除香精油外的蛋糕调味品、涮羊肉调料、酵母（块、粉）商品与引证商标主张驰名的商品（酵母）属于同一种或类似商品，因此安琪公司就争议商标上述注册内容的评审申请并不涉及《商标法》第十三条的具体法律适用问题，而应为双方商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的问题。二、争议商标于2000年4月21日获准注册，截止到2001年12月1日现行《商标法》实施之日获准注册已满一年。依据《商标评审规则》第五十九条第二款的规定，安琪公司关于争议商标与引证商标构成在同一种或类似商品上的近似商标之评审理由，已经超过2001年10月27日修改前的《商标法》规定的一年法定期限，因此，商标评审委员会对安琪公司援引《商标法》第十三条及四十一条的评审理由不再予以评述。

安琪公司不服商标评审委员会裁定，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，认为：修改后的《商标法》第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标强于未驰名商标的特别保护，虽然该款未对在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形予以明确规定，但探究该条款的立法原意并考虑法律的当然解释方法，在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形，有比在不相同不相类似的商品上更应适用修改后的《商标法》第十三条第二款的理由。故第15281号裁定认定安琪公司的评审申请并不涉及《商标法》第十三条的具体法律适用问题，而应为双方商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的问题，并进一步适用《商标评审规则》第五十九条第二款的规定，属于适用法律错误。安琪公司向商标评审委员会提交的撤销争议商标的申请属于《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条、《商标评审规则》第五十九条第一款中所列举的情形，应适用修改后的《商标法》第十三条、第四十一条第二款的规定进行审查。修改后的《商标法》第四十一条第二款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标，对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案中，自争议商标核准注册之日起至安琪公司提出撤销争议商标注册申请之日止，未超过五年期限，故第15281号裁定以安琪公司提出撤销申请已超过法定期限为由，对安琪公司关于修改后的《商标法》第十三条的评审理由不予评述，属于适用法律错误。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决，理由与一审判决一致。

案例8.2：“東鵩DoPen及图”商标争议案——诉争商标注册已满五年

争议商标是第4543068号“東鵩DoPen及图”商标，申请日是2005年3月16日，2008年10月7日核准注册，核定使用在第19类非金属混凝土遮板、非金属简易小浴室商品上，商标注册人是开平市东鹏卫浴公司。

引证商标一是第1212844号“东鹏DONGPENG及图”商标，申请日是1997年8月13日，1998年10月7日核准注册，核定使用在第19类建筑砖瓦商品上，商标注册人是广东东鹏公司。

2015年3月27日，广东东鹏公司针对争议商标向商标评审委员会提出无效宣告申请，适用的法律条款和理由涉及2001年《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条。

2016年3月17日，商标评审委员会裁定争议商标予以维持，理由包括：在案证据不足以证明在争议商标申请注册前引证商标一已为相关消费者所熟知，成为驰名商标。因此，广东东鹏公司依据2001年商标法第十三条提出的无效宣告请求亦不能成立。

广东东鹏公司不服商标评审委员会裁定，提起行政诉讼。北京知识产权法院一审判决撤销了商标评审委员会裁定，理由是：争议商标与引证商标均核定使用在第19类商品上，在功能、用途、销售渠道和消费对象方面相同，容易造成相关公众的混淆，系类似商品。前述法律规定中涉及的是不相同不相类似的情形，本案中的情形与2001年《商标法》第十三条第二款规定的情形并不符合。但是，根据法律解释中的语义解释，举重以明轻，对于相同或类似商品中的情形中的适用，应是该法条的应有之义。故此，本案应适用2001年商标法第十三条第二款的规定进行审理。争议商标由“東鵩”文字、字母“DoPen”及图形组成，其显著识别部分为“東鵬”。引证商标由“东鹏”文字、汉语拼音“DONGPENG”及图形组成，显著识别部分为“东鹏”。争议商标与引证商标在呼叫、外观等方面相近，因此，争议商标与引证商标构成近似商标。根据个体户机读档案登记资料等证据，可以看出开平市东鹏卫浴公司的法定代表人在前期注册登记的个体工商户与广东东鹏公司的关联企业当时的经营地点位于同一地区，且为同业经营者，开平市东鹏卫浴公司在申请注册争议商标时应当知悉广东东鹏公司的品牌，开平市东鹏卫浴公司在相同或类似商品上注册与之近似的商标，可以认定为具有恶意。故此，本广东东鹏公司主张其无效宣告申请不受五年时间限制，具有法律依据。根据广东东鹏公司的证据，引证商标在争议商标申请注册日之前，已达到驰名之程度。

北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决，并特别指出：2013年《商标法》第四十五条第一款规定已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。本案中，争议商标于2008年9月21日核准注册，广东东鹏公司提起无效宣告的时间为2015年3月27日，其提起无效宣告请求的时间超出五年的期限，因此，认定广东东鹏公司是否可以请求宣告诉争商标无效，需要首先依据2001年商标法判断引证商标一是否构成驰名商标以及开平市东鹏卫浴公司注册争议商标是否具有恶意。

驰名商标相同或类似商品上保护问题的总结：

依据《商标法》第四十五条的规定，对注册商标依据相对理由提出无效宣告申请的，应当自该商标注册之日起五年内提出，但对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

实践中，对于系争商标注册满五年，在相同或类似商品上在先注册的驰名商标注册人提出无效宣告时如何适用法律存在争议。一种观点认为，从文义解释来看，《商标法》第十三条第二款规定了对未注册驰名商标在相同或类似商品上的保护；第三款规定了对已注册驰名商标在不相同或不相类似商品上的保护。因此，对于已注册的驰名商标在相同或类似商品上不应当适用《商标法》第十三条予以保护。而另一种观点则认为，《商标法》第十三条是对驰名商标保护的特殊规定，在保护水平上较之普通商标要高。因此，从逻辑分析的角度，既然在相同或类似商品上保护未注册驰名商标，那么更应当保护已注册的驰名商标，或者既然已注册的驰名商标在非类似商品上都予以保护，那么在类似商品上更应当获得保护。

从司法实务来看，是否给予驰名商标相同或类似商品上的保护，经历了不保护到保护的过程，并且已经达成共识。通过解释《商标法》第十三条的法律适用，允许已注册驰名商标，对抗在相同或类似商品上注册超过五年时间的商标，可以有效制止商标恶意注册的行为，尤其是对于一些注册较早的诉争商标，在先的商标权人出于某些原因，没有或没能禁止在后诉争商标的注册，而在先商标又具有极高的知名度，此时若允许在后诉争商标在相同或类似商品上使用，必然会给消费者带来困惑，造成市场的混乱。此时，允许依据驰名商标规定对注册满五年的商标提出无效宣告申请，对净化市场环境有积极意义。

对在相同或类似商品上注册不满五年的商标，是否可以以注册驰名商标予以对抗问题，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定，“当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理”。从驰名商标按需认定的角度考虑，在未超五年的情况下，对于已注册驰名商标在相同或类似商品上直接适用《商标法》第三十条的规定已足以保护时，无需认定商标驰名。