注册商标连续三年停止使用撤销制度的考量因素-出口是否构成商标使用

1. 民事侵权案件中的认定

本章第一节谈及了“商标使用的体系化理解”，而在出口的产品上使用商标，笔者认为当然应当认定为商标使用行为。但这种商标使用行为基于不同的商标法条款能否产生不同的法律效果，司法实务中尚未形成统一的认识。

以商标侵权纠纷为例，最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“PRETUL”商标侵权再审案”）中指出：“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”

上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司“东风”商标侵权再审案（以下简称“东风”商标侵权再审案）是最高人民法院审理的继“PRETUL”案后又一比较有影响的涉及贴牌加工的商标侵权案件。“东风”商标侵权案的再审判决没有采用“物理性贴附”、“商标法意义上的使用”这两个提法，而是采用了“不构成商标法意义上的侵权行为”这一提法。其具体裁判理由为：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。

“PRETUL”商标侵权再审案和“东风”商标侵权再审案之后，法院对贴牌加工侵权的认识，呈现从认定侵权转向认定为不侵权的趋势，认定贴牌加工不侵权渐成为主流。但2019年10月宣判的本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司关于“HONGDAKIT”商标侵权再审案，最高人民法院又认定贴牌加工构成侵权，让企业、律师、法官都无所适从。

“HONGDAKIT”商标案的二审法院云南省高级人民法院二审判决认为贴牌加工使用商标的行为不属于商标法意义上的使用，而由于产品全部出口，也就不存在让中国相关公众混淆的问题。由于商标权具有地域性，是否容易导致缅甸国内相关公众对商品来源的混淆，这个问题不在我国商标法可以评判的范围之内。

“HONGDAKIT”商标侵权再审案最高人民法院再审认为：（1）商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”，应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。（2）本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。二审法院认定这并非商标法意义上的商标使用行为，认定事实及适用法律均有错误。（3）商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。

最高人民法院在本案中对于商标使用、混淆可能性的观点，笔者是认同的。这对于日益演化的商标使用是一次拨乱反正。

2. 商标撤三案件中的认定

案例9.5：“SODA”商标撤销复审案——生产地标准说

在“SODA”商标撤销复审行政案中，北京知识产权法院一审判决认为：诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽直接出口至国外，未进入中国大陆市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国大陆地区。诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。

案例9.6：“MANGO”商标撤销复审案——商标识别地标准说

“MANGO”商标撤销复审行政案对出口是否构成商标使用，与“SODA”案观点相反。北京市高级人民法院二审判决认为：对于未在中国大陆地区进行实际销售而仅供出口的复审商标，由于其未在中国大陆地区实际发挥商品来源的识别作用，因此，不能仅因此种委托加工或者出口行为而维持商标的注册。

对出口是否构成商标使用问题的总结：

在商标侵权案件中，单纯的出口行为能否被认定为商标使用，目前尚未形成统一的认识。在商标撤三案件中，单纯的出口行为能否被认定为商标使用，并达到维持商标注册的效果，司法实务中也存在争议。北京市高级人民法院2019年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第19.16条对商标撤三案件中单纯出口行为的认定指出：“使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。”由此可见，北京市高级人民法院倾向于认定单纯的出口行为构成商标使用。