认定相同理由的考量因素-增加引证商标并作为裁决依据

一、增加引证商标并作为裁决依据

“可比克kebike”商标争议案不仅涉及商标行政程序中的“一事不再理”问题，还存在重复诉讼问题，即本章第一节所述的实质上的诉讼中的“一事不再理”问题。为了解决裁而不决、重复诉讼的问题，2017年《商标授权确权规定》第三十条规定：“人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已作出明确认定，相对人或者利害关系人对于商标评审委员会依据该生效裁判重新作出的裁决提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。”

案例10.5“可比克kebike”商标争议案

第3490687号“可比克kebike”商标（诉争商标）由广利发公司于2003年3月18日提出注册申请，核定使用在第30类的饼干；蛋糕；饼干（曲奇）；糕点；饼干（巧克力架）；糖果；巧克力；虾味条；豆粉；膨化水果片；蔬菜片商品上。2008年11月10日，广利发公司变更名称为亮康然公司。

达利公司注册的四件引证商标：引证商标一是第3319866号“可比克copico”商标，核定使用在第29类的鱼肉干；水果罐头；土豆片（油炸）；蛋黄；食用酪蛋白；涂面包片用脂肪混合物；果冻；精制坚果仁；食物蛋白商品上。引证商标二是第3319865号“可比克copico”商标，核定使用在第30类的馅饼；蛋糕粉；通心粉；膨化土豆片；调味酱油；肉豆蔻商品上。引证商标三是第3485720号“可比克copico及图”商标，核定使用在第29类的蛋黄；油炸土豆片；果冻；加工过的瓜子；干食用菌；食用蛋白；牛奶制品；食用油；蔬菜罐头；番茄汁商品上。引证商标四是第3485719号“可比克copico及图”商标，核定使用在第30类的馅饼；方便面；膨化土豆片；米果；调味品商品上。

2004年8月16日，达利公司就诉争商标向商标局提出异议申请，请求裁定诉争商标不予核准注册，理由是：诉争商标与第3319865号引证商标即本案引证商标二属于近似商标。2008年12月3日，商标局作出9449号裁定，认为诉争商标与达利公司引证的在先注册的“可比克copico”商标使用商品属非类似商品，达利公司所提异议理由不成立，诉争商标予以核准注册。第9449号裁定作出后，达利公司在法定期限内未提出复审申请，上述裁定已生效。

2010年2月20日，达利公司向商标评审委员会针对诉争商标提出争议申请，理由包括：引证商标一、二、三、四中的“可比克”是其独创的臆造词，具有极强的独创性和显著性，经过大量使用已经具有较高的知名度，各引证商标已经构成驰名商标。2012年6月15日，商标评审委员会作出26356号裁定，认为诉争商标与各引证商标均含文字字体完全相同的显著标志“可比克”，各引证商标文字为臆造词，作为商标具有较强的显著性和独创性，且诉争商标与各引证商标销售渠道、销售对象密切相关，诉争商标与各引证商标构成使用在相同或者类似商品上的近似商标。裁定撤销诉争商标。

北京市高级人民法院在审理该案的过程中补充查明了以下事实：达利公司认可在一审判决的案件庭审中已明确第9449号裁定所引证的商标即为本案的四个引证商标。北京市高级人民法院二审判决认为：达利公司提交的申请书所依据的事实和理由，并未涉及2001年《商标法》第二十八条的相关内容，商标评审委员会及达利公司认为申请书中“诉争商标极易导致消费者混淆误认”的相关陈述可推定达利公司的申请依据了2001年《商标法》第二十八条的规定，理由牵强，且从申请书陈述的事实及总结部分的阐述看，达利公司既无依据2001年《商标法》第二十八条主张的主观意图，亦无主张的实体指明，在此情况下，商标评审委员会直接适用2001年《商标法》第二十八条作出裁定缺乏事实和法律依据。此外，达利公司已认可第9449号裁定所引证的商标即为本案的四个引证商标，商标评审委员会认为达利公司在申请中新增加了引证商标，缺乏事实依据。据此，二审判决维持了一审判决。

2013年10月9日，商标评审委员会重新作出商评字[2012]第26356号重审第01634号裁定书，认定达利公司曾在提出异议时主张诉争商标违反2001年《商标法》第二十八条、第三十一条的规定，且商标局对上述事实予以认定，根据2001年《商标法》第四十二条的规定，商标评审委员会不再对诉争商标是否违反上述条款进行审理。

达利公司不服重审第1634号裁定，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决认为：生效的第921号判决已经认定达利公司提交的争议商标申请书所依据的事实和理由并未涉及2001年《商标法》第二十八条的相关内容，而第9449号裁定已对诉争商标和引证商标未构成2001年《商标法》第二十八条规定的近似商标以及诉争商标未侵害达利公司的相关著作权作出生效裁定，基于“一事不再理”的原则，商标评审委员会对诉争商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标以及诉争商标是否侵害了达利公司的相关著作权问题不应进行审理。

达利公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决认为：生效的第921号判决已经认定，达利公司提交的争议商标申请书所依据的事实和理由，并未涉及2001年《商标法》第二十八条的相关内容，在商标评审委员会重审过程中，达利公司也未补充争议理由和证据，原审法院和商标评审委员会对诉争商标和引证商标构成2001年《商标法》第二十八条规定的近似商标的理由应当不予审理。

在经历了异议、争议程序之后，2014年4月4日，达利公司又对诉争商标提出本案无效宣告请求，理由包括诉争商标与引证商标一至四构成2001年商标法第二十八条所指类似商品上的近似商标。

2015年12月23日，商标评审委员会作出商评字[2015]第105881号裁定认为：达利公司曾向商标局对诉争商标提出过异议，申请裁定诉争商标与引证商标二构成2001年《商标法》第二十八条所指使用在类似商品上的近似商标，且商标局已经作出过生效裁定，故本案达利公司再次向商标评审委员会申请裁定诉争商标与引证商标二构成2001年《商标法》第二十八条所指类似商品上的近似商标，属于“以相同的事实和理由申请裁定”的情形，违背了“一事不再理”原则，违反了2001年《商标法》第四十二条的规定。达利公司未向商标评审委员会申请裁定过诉争商标与引证商标一、三、四构成2001年《商标法》第二十八条所指类似商品上的近似商标，故达利公司申请裁定诉争商标与引证商标一、三、四构成2001年《商标法》第二十八条所指的类似商品上的近似商标，未违背“一事不再理”原则，未违反2001年《商标法》第四十二条的规定。诉争商标与上述三件引证商标并存注册和使用于上述商品上，易引起消费者对商品来源产生混淆和误认，诉争商标与引证商标一、三、四已构成了使用在类似商品上的近似商标。鉴于诉争商标提出注册申请之时（2003年3月18日），引证商标一、三、四尚处于在先申请但未初步审定并公告阶段，故诉争商标的申请注册构成了2001年《商标法》第二十九条所指定的情形。裁定诉争商标予以无效宣告。

北京市高级人民法院二审判决认为：根据第9449号裁定异议程序卷宗的内容，达利公司在针对诉争商标提出异议申请时，并未引证本案的引证商标一、三、四。此外，亮康然公司并未举证证明商标评审委员会和达利公司在第921号判决的案件庭审中均明确确认第9449号裁定异议程序中的引证商标包括本案的四枚引证商标，而非只有本案引证商标二，第921号判决中也不包含上述内容。因此，原审法院认为商标评审委员会认定诉争商标与引证商标一、三、四是否构成使用在类似商品上的近似商标未违反“一事不再理”原则是正确的。