因使用不当导致商标演变为商品通用名称的风险—评索洁商标侵权案

因使用不当导致商标演变为商品通用名称的风险—评索洁商标侵权案

【中文摘要】商标固有的显著性较强，但因使用不当、管理不善导致商标显著性弱化，在商标未成为商品通用名称之前，商标专用权依然应当获得保护。被诉侵权人虽然主观上将被诉侵权标识作为商品名称使用，并无侵权故意，但客观上确实使用了请求保护的商标。在此情况下，侵权成立，需要承担停止侵权的责任，但可以考虑不进行赔偿。

【中文关键字】商标侵权；商品通用名称；索洁案

一、案件概述

原告上海源厦装饰材料有限公司于2004年8月13日申请注册第4218098号“索洁”商标，指定使用商品为第19类石膏板、水泥板、石棉水泥板、涂层（建筑材料）等，2007年8月7日获准注册。

被告上海优钰新型装饰材料有限公司于2012年2月21日获准注册第9042238号“优钰索洁”商标，指定使用商品为第19类石膏板、水泥板、石棉水泥板、涂层（建筑材料）等。

原告诉称：被告自2010年开始在其网站上使用“索洁”宣传产品，在百度搜索推广平台以“索洁”为其产品做宣传。被告生产的产品与原告“索洁”商标核定使用的商品范围一致，侵害了原告的合法权益，请求判令停止侵权、赔偿损失、消除影响。

被告辩称：被告使用的是“索洁板”而非“索洁”二字，并且使用“索洁板”不是作为区分商品来源的商标使用，而是作为被告生产的某种装饰建材的名称使用。因索洁板包括索洁已成为前述建材的通用名称，所以相关公众看到索洁板后想到的是某一种特殊的建筑装饰材料而不是原告生产的索洁牌板材，故被告并未侵犯原告的商标专用权。

被告对“索洁”的使用情况：被告网页“产品展示”栏目下使用了“彩绘系列索洁板”、“商用索洁板”、“家用索洁板”、“单色系列索洁板”、“隧道系列索洁板”、“医用洁净空间系列索洁板”、“石材仿古系列索洁板”、“电梯索洁板”、“车站索洁板”等。

法院归纳争议焦点：一、索洁板是否已成为指代一类建材的通用名称；二、被告对“索洁”文字的使用是否属于商标意义上的使用并构成商标侵权。

法院认定：一、尚不足以认定相关公众已普遍认为“索洁板”已成为指代一类建材的通用名称。二、被告对“索洁板”使用的本意是向公众传递一种信息即“其是一家生产销售一种名为索洁板的新型建材的厂商”，此处的“索洁板”显然不是指向商品来源，而是作为一种商品名称在使用。同时鉴于相关市场确实在一定程度上存在将“索洁板”作为商品名称使用的情况，因而可以认定被告对“索洁”文字的使用行为并不是商标意义上的使用。被告使用“索洁”文字的行为不构成对原告“索洁”商标权利的侵犯。

二、案件评析

针对法院判决，笔者从两个方面进行评析。一是“索洁”商标是否应当获得商标法保护，二是法院判决可能导致的后果。

针对第一个问题，笔者以为：

“索洁”商标固有的显著性非常强，但由于原告在使用过程中使用不当、管理不善，造成商标的显著性被弱化。并且，也的确有一部分相关公众将“索洁板”作为某一类建材的商品名称在使用。但既然法院已经认定“索洁板”未构成某一类建材的通用名称，那么，即便“索洁”商标的显著性被弱化，其商标专用权仍应得到商标法的保护。被告对“索洁”文字的使用，可能主观上是将“索洁”作为商品名称在使用，没有侵权的故意，客观上也确实会有一部分相关公众认为其将“索洁”作为商品名称使用。但不能否认的事实是：被告使用原告的商标作为其商品名称，被告的商品名称与原告的商标相同，在使用相同商标的情况下，在“索洁”并非商品通用名称因而被告不可能构成合理使用的情况下，不需要考虑混淆因素，被告当然构成侵权。况且，即便被告是将“索洁”作为商品名称使用，亦不可避免的会造成一部分相关公众的混淆误认。

需要特别强调的是，侵权责任法并不要求侵权人具有主观上的故意，而现在众多的商标侵权案件的判决以侵权人无侵权故意判决侵权人不承担赔偿责任的做法，明显不符合法律规定。

从本案的事实出发，如果非要考虑主观要素，那么，笔者以为，被告与原告同处上海市，从事相同的行业，生产相同类型的产品，被告亦注册了商标，因此，被告当然应当知晓原告商标的注册情况。被告使用他人的注册商标，并且将他人注册商标作为自己商标的组成部分，其行为难谓正当。

针对第二个问题，笔者以为：

法院认定被告不构成侵权，那么，就相当于允许他人将“索洁”与“板”连用，使得任何人均可以将“索洁板”作为商品名称而进行合理使用。这相当于司法判决为“索洁”商标通用名称化提供了合法保证，无疑会使“索洁”商标无法获得商标专用权的保护，并且会加速“索洁”商标通用名称化。

【作者简介】刘东海，北京市长安律师事务所律师∣合伙人。

【写作时间】2016年